TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞLIĞIN MARKANIN KORUNMASINA ETKİSİ

06.09.2022 - 11:11 Yayınlanma

13.04.2024 - 13:32 Güncelleme

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞLIĞIN MARKANIN KORUNMASINA ETKİSİ

GENEL OLARAK TANINMIŞ MARKA KAVRAMI

Sınai Mülkiyet Kanununda ("SMK") ‘bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir’[1] denmek suretiyle marka olabilecek işaretlere yer verilmiştir.

Marka nezdinde hukuki kapsam ve sonuçları dikkate alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılabilmektedir. Bu sınıflandırmada yer alan; Alelade Marka, yurt içinde ya da yurt dışında ilgili çevrelerce bilinmeyen ve belirli bir ürünle ya da hizmet ile özdeşleşmemiş markadır. SMK 4/1 hükmünde belirtilen şartları taşımakla birlikte, markaya yüklenen fonksiyonları sadece tescil edildiği mal ve/veya hizmetlerle sınırlı olarak sağlar.[2] Markanın ve Tanınmış Markanın mevzuatta bir tanımı olmamakla birlikte WIPO kriterler, Paris Sözleşmesi, Doktrinde belirlenen kriterler göz önüne alınarak Tanınmış Marka; belli şartların varlığı durumunda tescil edildiği mal ve/veya hizmetler dışında da koruma sağlayan marka şeklinde tanımlanabilir.

Bir markanın tanınmış marka olup olmadığının önemi markanın korunması hususunda karşımıza çıkar. Tescilli bir marka, sadece markanın mal ve hizmet listesinde yer alan mal ve hizmetlerle özdeş veya benzer olanlar açısından korunurken, tanınmış marka farklı mal ve hizmetler açısından da korunabilmektedir.

Tanınmış markanın somut bir tanımı olmadığından dolayı öğretide çeşitli tanımlar ortaya çıkmıştır.

Sabih Arkan tanınmış marka kavramını şu şekilde açıklamıştır:

“Tanınmış markadan söz edilebilmesi için reklam gücü yüksek kalite sembolü haline gelmiş bir markanın sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili değil, bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir.”[3]

Prof.Dr. Nedret Füsun Nomer Ertan ise bir markanın tanınmış marka olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmiştir. Bu özellikler şunlardır:

“1. Markanın üstün bir ticari değere sahip olması,

2. Markanın sahip olduğu reklam gücünün sadece geleneksel mal ve hizmetlerin değil, başka mal ve hizmetlerin pazarlanmasına da elverişli olması,

3. Markanın sadece kendi mal ve hizmetlerinin alıcıları tarafından değil, bunlar dışında da geniş bir halk kitlesi tarafından da tanınması,

4. Markanın aynısının piyasada kullanılıyor olması.”[4]

1999 tarihli “WIPO Ortak Tavsiye Kararları” adı altındaki Tanınmış Marka kavramı açısından önerilen ölçütler şu şekildedir;

a) Toplumun ilgili kesiminde markanın tanınma derecesi,

b) Markanın kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve yoğunluğu

c) Marka promosyonlarının hedef aldığı alan, promosyon süresi ve yoğunluğu

d) Markanın tesciller veya tescil başvuruları ile korunduğu coğrafi alanın büyüklüğü

e) Markanın resmi makamlarca tanınmışlığına delalet eden karar ve uygulamaları

f) Markanın ekonomik değeridir.

Tanınmış marka ile ilgili herhangi bir tanım yapılmamasının nedeni tanınmış markanın her somut olaya göre farklılık göstermesi ve önceden belirlenmiş olan kriterlere uymamasıdır[5]. Her somut olayın özelliklerine göre, markanın tanınmış olup olmadığı belirlenir ve böylelikle daha geniş korumanın sağlanması mümkün hale gelir. Tanınmış markanın ayırtedici en önemli özelliklerinden biri diğer markalara göre daha geniş koruma alanına sahip olmasıdır.

TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI

SMK hükümleri kapsamında tanınmış markanın nispi tescil engeli, hükümsüzlük sebebi ve markanın izinsiz olarak kullanılmasına karşı korunduğu görülür.

Tescil Engeli Olarak Korunması

SMK’nın 5/1-(ç) bendine göre, “aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler” tescil edilemez.

Tanınmış markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tanınmış markanın aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan başka bir markanın tescili için talepte bulunulduğu takdirde, SMK- 5/1-(ç) kapsamında tanınmış marka, mutlak tescil engeli teşkil edecek ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun re’sen reddedilmesi gerekecektir.

SMK’nın madde 6/1’e göre, “tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” Bu hüküm, tanınmış markaya özgü bir hüküm olmamakla birlikte; diğer tescilli ve tescil başvurusu yapılan markalar gibi, tanınmış markalar bakımından da uygulanacaktır.

SMK’nın 6’ncı maddesinin 4’üncü ve 5’inci fıkralarında ise tanınmış markanın korunması ile ilgili hükümler özel olarak düzenlenmiştir. SMK m.6/4 tanınmış markayı aynı ve benzer mal ve hizmetler yönünden korurken SMK m 6/5 tanınmış markayı farklı mal ve hizmetler yönünden koruyan düzenlemeleri içermektedir.

SMK m.6/5 çerçevesinde, “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” denmek suretiyle tanınmış markanın Türkiye’de ulaşılan tanınmışlık düzeyi göz önünde bulundurulmuştur.

Hükümsüzlük Sebebi Olarak Korunması

SMK’nın 25’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre 5’inci maddedeki mutlak red sebepleri veya 6’ncı maddedeki nispi red sebepleri mevcut olduğu halde markanın tescil edilmesi durumunda; tanınmış markanın sahibi bu hüküm uyarınca ikinci markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunabilir.

Bu dava SMK 25’inci madde 2’nci fıkrasında göre, menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları, veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.

Hükümsüzlük davasının davalısı, tescilli ikinci markanın sahibi veya onların hukuki halefleridir.

Tecavüz Halinde Korunması

Tanınmış marka hakkının diğer markalarda olduğu gibi tecavüze karşı korunmasına ilişkin hükümler incelendiğinde marka sahibine, tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüzün giderilmesi ve maddi manevi zararın tazmini, marka hakkına tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren ürünler ile bu ürünleri üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konulması, bu ürünler üzerinde tazminat miktarından düşülmek veya tazminat miktarını aşan bir değer olduğu takdirde, marka sahibinin fazlayı ödemesi kaydı ile kendisine mülkiyet hakkının tanınması, marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle el konulan ürünlerin ve araçların üzerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası, marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması, delillerin tespiti davası, ihtiyati tedbir, gümrüklerde el koyma konusunda özel hukuka ilişkin taleplerin sağlandığı görülmektedir.[6]

SMK 7/3 maddesinde ise, 2’nci fıkrada bahsedilen koşulların gerçekleşmesi halinde marka sahibinin yasaklayabileceği durumlar gösterilmiştir.

SMK7/3: “Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.

b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.

c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.

ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru

bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.

e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.

f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.”

SMK’nın 29’uncu maddesinde ayrıca, marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek (SMK m. 29/1-b); markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak (SMK m. 29/1-c); marka sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek (SMK m. 29/1-d) te marka hakkına tecavüz sayılmaktadır.[7]

Markaya Tecavüz Sebebiyle Açılabilecek Davalar

Tanınmış marka sahibinin ileri sürebileceği talepler SMK’ da ortak hükümlerde yer alan 149’uncu madde de düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi mahkemeden şu taleplerde bulunabilir:

“a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.

b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.

c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.

ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.

d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde

münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması.

e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması.

f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.

g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi.” ni talep edebilir.

Zamanaşımı

SMK 157’nci maddesinde özel hukuka ilişkin taleplerde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 314’nun zamanaşımına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, markaya tecavüz, esas itibariyle haksız fiil teşkil ettiğinden, TBK’nın 71’nci maddesindeki 2 ve 10 yıllık sürelerin uygulanacağı kabul edilmektedir.[8]

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli ve yetkili mahkeme SMK m. 156’ da açık bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, “bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır. Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir. Davacının Türkiye’ de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı başvurusu veya sınai mülkiyet hak sahibinin Türkiye’ de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde, dördüncü fıkra hükmü uygulanır.”

Av. Cihan Topcu & Av. Aslı Turhan

-------------------

[1] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf

[2] Kaya, A., 2006, 56.

[3] Arkan, Marka Hukuku, C. I, s. 93.

[4] Nomer, Füsun, Tanınmış Marka- Nike, Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul, 1999, s. 502.

[5] Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusufoğlu, Fülürya / Yüksel, Sinan, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. I, İstanbul, 2004, s. 24; Yasaman, Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları II, s. 17.

[6] Pekdinçer, Tamer / Tüzün, Işıl, Taklit marka ve Gümrüklerde El Koyma, FMH Yıllığı, 2010, (Ed: Tekin Memiş), s. 489; Dirikkan, s. 265.

[7] Dirikkan, s. 268.

[8] Dirikkan, s. 312; Ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman, M.Kemal / Öz, M.Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2, 13. Baskı, İstanbul, 2017, s. 72 - 80